¿ESTAN PROTEGIDAS LAS MARCAS EN EL METAVERSO?
Cinzia Negro, miembro de la Segunda Sala de Recurso y Victoria O'Connor, trabajadora en prácticas en la EUIPO
Este análisis de la jurisprudencia refleja la opinión de las autoras y no la posición oficial de la Oficina
Antecedentes
En una de las primeras resoluciones que analiza la vulneración de marcas en relación con los tókenes no fungibles (NFT), un tribunal de Nueva York ha dictaminado que una colección de imágenes digitales de bolsos recubiertos de piel, adjunta a un NFT llamado «MetaBirkins», podía inducir a confusión a los consumidores con respecto a la marca de productos de lujo Hermès Birkin bag (Hermès International v Mason Rothschild) (Asunto 1:22-cv-00384-JSR). Se puede establecer un paralelismo con la resolución europea dictada unos meses antes por el Tribunal de Roma en el asunto Juventus Football Club s.p.a., v. Blockeras s.r.l. (asunto n.º 32072/2022, Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Roma, 20/07/2022).
Análisis
Hermès alegó que:
- «MetaBirkins» vulneraba la marca Hermès en cuanto a la palabra «Birkin»;
- la colección «MetaBirkin» infringía los derechos de presentación comercial conferidos al diseño del bolso Birkin; y
- que había pruebas de ciberocupación y de competencia desleal.
El 8 de febrero de 2023, el tribunal estimó todas las demandas de Hermès y concedió una indemnización de 133 000 USD a la marca en concepto de daños y perjuicios. Aún es posible interponer recurso contra la resolución.
La cuestión jurídica fundamental era si los tókenes no fungibles que conllevan el uso no autorizado de una marca protegida para productos físicos pueden constituir una vulneración de la marca. Cabe destacar que Hermès aún no había vendido ninguno de sus artículos como productos virtuales (ya fueran autenticados o no por NFT). No obstante, alegó que la colección «MetaBirkins» interfería en sus planes de entrar en el mercado de tókenes no fungibles y se beneficiaba de la conocida reputación del bolso Birkin. Rothschild vendió NFT a precios similares a los bolsos Birkin físicos de Hermès, cuyos precios de venta al por menor pueden alcanzar miles de euros.
Vulneración de marcas
El tribunal analizó la cuestión de la vulneración a la luz de la prueba realizada en relación con el asunto Rogers v Grimaldi (875 F.2d 922, 1000) (2d. Cir. 1989). Al evaluar las presuntas vulneraciones de marca en obras de «expresión artística», adoptó un criterio que protege el discurso. Una persona acusada de vulnerar una marca no podrá ser considerada responsable de la infracción, siempre que su trabajo no sea artísticamente irrelevante o engañoso. Sin embargo, el supuesto uso infractor no estará protegido cuando manifiestamente induzca a error en cuanto a la fuente o el contenido de la obra.
Hermès argumentó, de manera efectiva, que los tókenes no fungibles engañaron a los consumidores respecto al origen del producto, haciéndoles creer que el trabajo de Rothschild guardaba relación o estaba respaldado por Hermès. A este respecto, Hermès presentó pruebas de las cuentas de Twitter e Instagram @METABIRKINS y eslóganes publicitarios como «#NotYourMothersBirkin», que supuestamente mostraban una confusión real en cuanto al papel de Hermès en el proyecto de Rothschild.
Los NFT y los contratos inteligentes
Otro aspecto interesante en este asunto se refiere a las alegaciones de Rothschild, según las cuales el título «MetaBirkins» hacía referencia a los NFT y no a las imágenes de los bolsos que se venden vinculadas a ellos a través de un contrato inteligente (que controla qué archivos digitales están asociados a cada uno de los NFT). Esto significaría que la venta de los tókenes no fungibles no confiere, necesariamente, la titularidad del nombre «MetaBirkin». Sin embargo, el Tribunal discrepó de este argumento. Aplicando la prueba de confusión del consumidor, sostuvo que el nombre «MetaBirkins» se refiere tanto a los NFT como a la imagen digital con la que se asocia. Desde el punto de vista de los consumidores, no había absolutamente ninguna distinción entre los tókenes ofrecidos por Rothschild y las imágenes subyacentes de los bolsos «MetaBirkins» asociadas a ellos.
Importancia práctica
Aunque esta resolución carece de efectos vinculantes en Europa, indica de manera relevante que los derechos de marca existentes sobre productos físicos podrían aplicarse, potencialmente, en relación con su uso no autorizado en entornos virtuales, a pesar de que el titular de la marca aún no esté activo en el metaverso o en el mercado de activos digitales certificados de NFT. También indica que las imágenes digitales asociadas con tókenes no fungibles que utilizan una marca existente para «otros fines plausiblemente expresivos» pueden constituir una forma de expresión artística en los EE. UU.
Si bien esto puede afectar a la solidez de las futuras demandas de infracción, la resolución del Tribunal de Nueva York confirma que las personas no podrán aprovecharse de la reputación de los titulares de marcas. Además, podrá exigir que los tribunales, a la hora de considerar las vulneraciones de marcas relacionadas con los NFT y las nuevas formas de expresión artística, busquen el equilibrio entre los derechos fundamentales en cuestión.
Por último, sugiere que la distinción entre ser titular de las imágenes digitales y ser titular de los derechos de propiedad de los NFT —aunque no sea relevante en la percepción del consumidor—, puede implicar que el titular de una marca pueda emprender acciones legales en contra para poner fin a la infracción.
Paralelismo europeo: el caso Juventus
En Europa, el Tribunal de Roma examinó cuestiones similares en el asunto Juventus. La Juventus argumentó, de manera eficaz, que las tarjetas digitales vendidas por Blockeras como tókenes no fungibles que representaban a Christian Vieri, un conocido jugador italiano, vestido con una camiseta de la Juventus, vulneraban sus marcas denominativas «JUVE» y «JUVENTUS» y una marca figurativa consistente en la camiseta con franjas en blanco y negro con dos estrellas en el pecho, registrada, entre otras, para publicaciones electrónicas descargables en la clase 9 de la Clasificación de Niza.
A diferencia del asunto Hermès, la Juventus era titular de derechos de marca para productos no físicos de la clase 9 y presentó pruebas de que operaba en el mismo ámbito comercial que Blockeras, específicamente en el ámbito de los criptojuegos, que utilizan la tecnología de cadena de bloques y los NFT, además de llevar a cabo amplias actividades de comercialización en línea y a través de tiendas especializadas. En particular, desde la resolución adoptada en el caso Juventus, la clase 9 de la Clasificación de Niza se ha actualizado con el fin de incluir la protección de los tókenes no fungibles.
La resolución Juventus confirma que los NFT que reproducen los derechos de marca existentes para productos digitales sin la autorización del titular de los derechos pueden constituir una vulneración de marcas y una competencia desleal cuando el titular ha operado en el mismo mercado que el supuesto infractor. A diferencia de los Estados Unidos, en la UE aún no se ha adoptado ninguna resolución que aborde la cuestión de si el titular de una marca de productos físicos únicamente puede invocar procedimientos de infracción por usos no autorizados de estos derechos en entornos virtuales, con independencia de que ejerza su actividad en el mismo ámbito comercial que el supuesto infractor.
A ambos lados del Atlántico, la abundancia de tókenes no fungibles acuñados aumenta el riesgo de vulneraciones de marcas. Las resoluciones Juventus y Hermès comparten la característica de referirse a marcas de renombre, cuyos derechos suelen ejecutarse con éxito más fácilmente que en el caso de las marcas no renombradas. De este modo, la resolución Juventus subraya el valor que supone para los titulares de marcas con derechos sobre productos físicos ampliar la protección de las marcas a los correspondientes productos virtuales en formato descargable de la clase 9 de la Clasificación de Niza (ya sean autenticados o no por tókenes no fungibles).
Fuente: EUIPO
